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TRIBUNA: MODIFICACIONES EN EL SISTEMA ESPAÑOL DE PROTECCIÓN DE PATENTES

 

Joaquín Ramón López Bravo. Abogado, Agente de Propiedad Industrial. Director de Comunicación Nacional de HERRERO Y ASOCIADOS.

 

El pasado 1 de abril de 2017 entró en vigor la nueva Ley 24/2015 de Patentes. Recordaremos a continuación los cambios más reseñables que dicha Ley introduce en el sistema de protección de la innovación en España. En esa misma fecha entró en vigor el reglamento de ejecución de dicha Ley, que contiene sobre todo disposiciones para la aplicación de la misma y del que, por tanto, no nos ocuparemos.

Las modificaciones introducidas por la Ley son de bastante calado. La más trascendente es la desaparición del procedimiento de concesión sin examen previo, que permitía la obtención de patentes que no acreditaban novedad o actividad inventiva. La nueva ley impone el examen previo de dichas características, lo que dará como resultado patentes más fuertes de cara a posibles reclamaciones judiciales.

Se establece, solamente para las patentes, un procedimiento de oposición post-concesión, la cual podrá presentarse en los 6 meses siguientes a la concesión. Se aclaran y amplían los motivos de oposición y el solicitante podrá modificar su patente para superarlos. La resolución puede revocar en todo o en parte la concesión, incluso una parte de una reivindicación contra lo que sucede actualmente. En cuanto al recurso administrativo, sólo podrá interponerlo quien se haya opuesto a la concesión o el propio titular.

Se reforma el Modelo de Utilidad para el que se exige novedad mundial, y se amplían las materias y objetos sobre los que se podrá obtener protección, excluyendo solamente las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas, y lo que no sea patentable por prohibición absoluta para cualquier modalidad. Se condiciona el ejercicio de acciones de defensa a la obtención de un Informe sobre el Estado de la Técnica (IET). Se mantiene el procedimiento de oposición actual en contra de lo que ocurre con las patentes.

Desaparecen los certificados de adición, título que no está presente en la mayoría de los países de nuestro entorno y la materia protegible con esa modalidad queda incluida en el ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz, según se señala en la exposición de motivos.

En el tratamiento judicial de la materia, además de otorgar la competencia al Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del TSJ de la CA (de acuerdo con lo previsto en la LOPJ), la cuestión más relevante es la ampliación del plazo para responder a la demanda, de los 20 días previstos en la LEC a dos meses. Se crea el concepto de indemnización por desprestigio y se introduce la figura de indemnización coercitiva post sentencia para poner fin a la vulneración. Las diligencias relativas al cálculo o cuantificación y liquidación de daños se remiten a la fase de ejecución. 

La ley introduce el procedimiento de restablecimiento de derechos presente en otras modalidades de Propiedad Industrial, para determinadas gestiones en Patentes y Modelos de Utilidad.

Se suprime el pago anticipado de anualidades, debiéndose pagar las mismas en los tres meses siguientes a la fecha de devengo, que será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. Este plazo se aplicará a todos los registros. Un pago de anualidad omitido puede llevarse a cabo, además de en el plazo de gracia de seis meses desde el final del plazo legal, y antes de la fecha de devengo de la siguiente anualidad, mediante el pago de una sobretasa.

En la caducidad por falta de pago de una anualidad se dejan a salvo los derechos de terceros y se establece un procedimiento para el pago de anualidades caso de que tales derechos existan. La Ley fija el momento en que se considerará caducada una patente en caso de impago de tasas.

Otras modificaciones tienen que ver con el mismo procedimiento de concesión, y van desde la regulación de la presentación electrónica hasta el momento del pago de la tasa del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET), pieza angular para determinar la novedad y la actividad inventiva en una invención, pasando por la posibilidad de obtener fecha de solicitud presentando simplemente una descripción de la invención en cualquier idioma y por la obligación de identificar el origen geográfico de la materia biológica para salvaguardar la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su explotación.

El resto de las modificaciones, siendo de gran importancia, tienen un carácter marcadamente técnico, como es, por ejemplo, la protección expresa de los elementos equivalentes a los contenidos en las reivindicaciones o la regulación de los Certificados Complementarios de Protección de medicamentos y productos fitosanitarios (CCP) previstos en la legislación comunitaria o la especial atención que dedica la Ley a los procedimientos y circunstancias de concesión de licencias obligatorias.

Las “invenciones laborales”, pasan a denominarse “Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios”, regulando la invención que surge tanto en el marco de una relación de prestación de servicios como la surgida de una relación laboral.

Respecto de la nulidad de las patentes, se elimina la prohibición de nulidad parcial de una reivindicación y los efectos de la nulidad se extienden a los CCP en determinadas circunstancias. Se introduce una figura nueva, la revocación o limitación a instancia del titular de la patente, cuyos efectos son similares a los de una nulidad y para que se conceda deben cumplirse determinadas obligaciones relativas a derechos de terceros o procedimientos judiciales.

Las patentes secretas pasan a denominarse “patentes de interés para la defensa nacional” y se introducen algunos cambios para permitir la continuidad de su tramitación y concretar las condiciones para presentar primeras solicitudes en el extranjero previa autorización de la OEPM.

La conciliación ante la OEPM en materia de invenciones de empleados o por prestación de servicios previa a la reclamación judicial, pasa a ser voluntaria, y se establece en la Ley la opción a mediación y arbitraje en aquellas materias que sean de libre disposición de los interesados. Se faculta a la OEPM a constituirse en órgano de mediación y/o arbitraje.

Se integran en la ley disposiciones acerca de la presentación y efectos en España de las solicitudes de Patente Europea y Patente PCT.

En cuanto a la representación, los Agentes de Propiedad Industrial pasan de ser “inscritos” a “legalmente habilitados”, pueden actuar a través de personas jurídicas n inscritas en el Registro Especial de Agentes de la OEPM. Se elimina la exigencia de acreditar la constitución de la fianza o la contratación de un seguro de responsabilidad. Se establece el secreto profesional y se elimina la obligación de aportar una autorización administrativa, salvo que la OEPM lo solicite.

Los plazos máximos de duración de los procedimientos, han sido establecidos por la Orden ETU/296/2017, de 31 de marzo.

La protección de la innovación que genera descubrimientos registrables que pasan a integrar el capital intangible, imprescindible hoy en nuestra sociedad para incrementar la competitividad de las empresas, es un asunto de complejidad técnica en el que es necesaria la actuación conjunta de técnicos en la materia y especialista jurídicos. Esta visión, forzosamente general y de escasa profundidad, debe ser complementada con la consulta a un especialista si se desea proteger adecuadamente una invención.

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